Tapetenwechsel

Mit der Entscheidung 133 R 99/19k des Oberlandesgerichts Wien vom 21. Jänner 2020 wurde der erstinstanzliche Widerruf des Patents E 303 802 (österreichischer Teil von EP 1 439 829 B1) bestätigt.

Kurz gesagt ging es im Verfahren um erfinderische Tätigkeit und die Frage, ob die Verwendung einer für das Vorgängerpräparat Tramadol bekannte Galenik beim Austausch von Tramadol gegen Tapentadol patentwürdig sei, d.h. die nötige erfinderische Tätigkeit aufweist.

Die Patentinhaberin argumentierte, dass die erfinderische Leistung des Streitpatents darin gelegen sei, den Wirkstoff Tapentadol in Richtung einer prolonged release (PR) Form weiterzuentwickeln. Nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz sei ein Tramadol-PR-Patent der nächstliegende Stand der Technik, weil dieses die meisten Lösungselemente mit der beanspruchten Lösung gemein habe.

Wir hingegen meinten, dass als nächstliegender Stand der Technik jenes Patent anzusehen sei, das Tapentadol als solches betreffe und auch erwähnt, dass Tapentadol ausgehend von Tramadol entwickelt worden sei. Ausgehend von diesem Dokument sei die objektive technische Aufgabe des Streitpatents gewesen, eine Formulierung bereitzustellen, die nur einmal innerhalb von 12 Stunden appliziert werden müsse. Diese Aufgabe sei auch Gegenstand der Veröffentlichung ./L gewesen, welche die Bereitstellung einer derartigen PR-Formulierung für den Wirkstoff Tramadol betraf.

Zusätzlich verwiesen wir in unserer Berufungsbeantwortung auch auf Abschnitt G VII.5.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA, wonach es bei einer Zurückweisung oder einem Widerruf genügt, ausgehend von einem relevanten Stand der Technik zu zeigen, dass dem Gegenstand des Anspruchs die nötige erfinderische Tätigkeit fehlt. Es muss nicht erörtert werden, welches Dokument der beanspruchten Erfindung „am nächsten“ kommt, relevant ist allein die Frage, ob das von uns gewählte Dokument ein geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist (siehe T 967/97, T 558/00, T 21/08, T 308/09 und T 1289/09).

Das Oberlandesgericht Wien gab uns nun recht, verneinte das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit und meinte zur Anwendung des „could-would-approach“ sowie des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes:

Für eine wirksame Bekämpfung der Beweiswürdigung der Nichtigkeitsabteilung und der von ihr getroffenen Tatsachenfeststellungen genügt es nicht, bloß auf einzelne für den Prozessstandpunkt des Berufungswerbers günstige Beweismittel zu verweisen undd arzulegen, dass auf Basis der vorliegenden Beweisergebnisse auch andere Rückschlüsse als jene, die die Nichtigkeitsabteilung gezogen hat, möglich gewesen wären. Vielmehr muss aufgezeigt werden, dass die getroffenen Feststellungen zwingend unrichtig sind oder wenigstens bedeutend überzeugendere Beweisergebnisse für andere Feststellungen vorliegen und das Erstgericht diesen und nicht anderen Beweismitteln Glauben hätte schenken müssen.

Das bedeutet, dass es für die Patentinhaberin bei der Frage des Vorliegens einer erfinderischen Tätigkeit unbedingt nötig ist, den vom Angreifer gewählten Aufgabe-Lösungs-Ansatz als zwingend unrichtig darzustellen. Lediglich einen anderen nächstkommenden Stand der Technik auszuwählen und ausgehend von diesem die erfinderische Tätigkeit zu argumentieren reicht nicht aus.

17.11.2020