Widerklage auf Nichtigerklärung einer Gemeinschaftsmarke

Ausgangspunkt des Falles (OGH 4 Ob 98/14m "Feeling") war, dass zur Verteidigung gegen die Geltendmachung eines Eingriffs in die Gemeinschaftsmarke "Feeling" in Österreich eine Widerklage auf Löschung wegen Nichtbenutzung sowie auf Nichtigerklärung wegen bösgläubiger Anmeldung der betreffenden Gemeinschaftsmarke erhoben worden war. Allerdings war zuvor von einem Dritten ein Antrag auf Nichtigerklärung beim HABM (EU Markenamt) auf Basis älterer nationaler Rechte gestellt worden. Dieser Nichtigkeitsantrag war in zwei Instanzen erfolgreich. Jedoch war die Beschwerdeentscheidung zum Zeitpunkt der Beendigung des erstinstanzlichen österreichischen Verfahrens noch nicht rechtskräftig und hatte daher keine Bindungswirkung. Demzufolge musste das erstinstanzliche Gericht über die Widerklage entscheiden. Es stellte Nichtbenutzung und Bösgläubigkeit fest und gab somit der Widerklage statt. Die Beschwerdeinstanz bestätigte diese Entscheidung.

Die außerordentliche Revision zum Obersten Gerichtshof (OGH) war unzulässig und wurde zurückgewiesen, weil die Klägerin nicht beschwert war. Tatsächlich war die Beschwerdeentscheidung des HABM betreffend die Nichtigkeit während des Verfahrens vor den Vorinstanzen rechtskräftig und damit die Gemeinschaftsmarke "Feeling" aus dem Rechtsbestand entfernt worden. Eine spätere Entscheidung der österreichischen Gerichte konnte deshalb keine rechtsgestaltende Wirkung entfalten (eine bereits für nichtig erklärte Gemeinschaftsmarke kann nicht neuerlich für nichtig erklärt werden). Daher griff eine Entscheidung über die Widerklage auf Löschung oder Nichtigkeit nicht mehr in die Rechtssphäre der (früheren) Inhaberin ein, sodass eine Beschwerde fehlt.

Interessant ist hier der Einwand der Klägerin, dass aufgrund der erfolgreichen Nichtigerklärung wegen eines älteren nationalen Rechts gemäß Art 112 GMV eine Weiterverfolgung der Marke durch Umwandlung in eine nationale österreichische Marke möglich wäre - was in ihrer Rechtssphäre liegt - auch wenn dies bei einer Nichtigerklärung wegen Bösgläubigkeit nicht möglich ist (Art 112 Abs 2 lit b GMV). Ob eine solche Umwandlung möglich ist, hängt davon ab, welche Entscheidung zuerst rechtskräftig wurde und mit welcher daher die Frist für eine Umwandlung zu laufen begann. Wenn diese Frist abgelaufen ist - was hier der Fall war - ist die ursprüngliche Priorität jedenfalls verloren. (Falls die Gemeinschaftsmarke in eine österreichische nationale Marke umgewandelt worden wäre, hätte die Entscheidung über die Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarke keine rechtliche Wirkung auf diese österreichische Marke gehabt - eine spätere Erklärung der (Un-)Zulässigkeit einer solchen Umwandlung auf Basis möglicher unterschiedlicher Nichtigkeitsgründe ist nicht möglich.) Demzufolge hat eine Entscheidung über die Widerklage nach Eintritt der Rechtskraft einer Entscheidung der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke des Klägers keinerlei Konsequenzen für den (früheren) Markeninhaber.