Bösgläubigkeit und Benutzungsabsicht

Nach österreichischem Recht können Löschungsgründe gegen eine Marke, wie Bösgläubigkeit, im Verletzungsprozess mit Einwand geltend gemacht werden. Solche Einwände sind vorfrageweise zu prüfen.

Zur Beurteilung der Bösgläubigkeit bieten zwei Entscheidungen des EuGH (Gerichtshof der Europäischen Union) Orientierung, nämlich C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG und C-320/12 Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. Es ist zwar richtig, dass Bösgläubigkeit dort bei Verletzung von Loyalitätspflichten oder bei Behinderung eines bereits das Zeichen nutzenden Dritten bejaht wurde. Eine Beschränkung der Bösgläubigkeit auf diese beiden Fallgruppen kann den Entscheidungen jedoch nicht entnommen werden.

Ohne Zweifel ist nach europäischem Markenrecht ein Benutzungswille der Marke für eigene Waren oder Dienstleistungen nicht erforderlich. Die Absicht, die Marke durch Lizenzerteilung oder durch Übertragung an Dritte zu deren Verwendung zu nutzen, wie es bei Werbeagenturen oder Markendesignern der Fall ist, genügt. Die Anmeldung und Registrierung von Marken mit der spekulativen Absicht, andere zu verwarnen oder zu klagen, die gleiche oder ähnliche Zeichen verwenden, ist jedoch unrechtmäßig und daher bösgläubig. Ein solches Verhalten kann nur aus den Umständen des Einzelfalls, die nach quantitativen (Anmeldung einer Vielzahl von Marken), qualitativen (breites Waren- und Dienstleistungsverzeichnis) und gegebenenfalls auch zeitlichen Kriterien zu beurteilen sind, abgeleitet werden sowie aus dem Fehlen eines realistischen Geschäftsmodells für die Nutzung der Marken.

Der Zweck des Markenrechts ist die Nutzung von Marken als Herkunftshinweise. Dementsprechend sieht der EuGH die beabsichtigte Nutzung der Marke als Herkunftshinweis als maßgebendes Kriterium bei der Beurteilung der Bösgläubigkeit an. Wenn gezeigt werden kann, dass die Marke von Anfang an nicht als Herkunftshinweis sondern zur Inanspruchnahme Dritter gedacht war, ist die Anmeldung bösgläubig. Das gilt nicht nur, wenn die Anmeldung gegen ein konkretes Unternehmen gerichtet ist, welches das Zeichen bereits verwendet, sondern auch, wenn sie gegenüber unbestimmten Unternehmen geltend gemacht werden soll, welche das Zeichen in Zukunft verwenden könnten.

In einem kürzlich vom Obersten Gerichtshof (OGH) entschiedenen Fall (4 Ob 98/14m) wurde die Bösgläubigkeit des Markeninhabers und Klägers bestätigt. Dieser hatte eine Vielzahl großteils beschreibender Marken angemeldet (3.000 österreichische Marken und 450 Gemeinschaftsmarken), von denen nur ein kleiner Teil (120 Marken) registriert worden waren. Dieses Verhältnis ist außergewöhnlich, weil statistisch gesehen nur 12 % bis 15 % aller Anmeldungen nicht registriert werden. Der Anmelder hatte regelmäßig die Anmeldegebühr nicht gezahlt und bis zum letzten Moment der Zahlungsfrist gewartet bevor er die Anmeldungen zurückzog, sodass er keine oder nur sehr geringe Amtsgebühren zahlen musste. Schon das spricht für eine Spekulationsabsicht. Darüber hinaus fehlte jeder Anhaltspunkt, dass der Anmelder konkrete Marketingkonzepte oder Ideen für künftige Geschäftstätigkeiten zusammen mit seinen Marken anbot.

Im Mittelpunkt seiner Aktivität stand die Verfolgung Dritter, welche eine Verwendung solcher Marken beabsichtigen. Da Marketingagenturen neue Marken regelmäßig zusammen mit ihren Kunden und in Bezug auf konkrete Waren oder Dienstleistungen entwickeln, ist das Anmelden von Marken in der Erwartung, dritte Unternehmen würde diese „von der Stange“ kaufen, kein nachvollziehbares Geschäftsmodell. Die Absicht war vielmehr, finanzielle Vorteile aus der Anmeldung beschreibender und schwacher Marken zu ziehen, in der Hoffnung, dass diese von Unternehmen in ihrer Werbung verwendet würden, und in der Erwartung, dass das Patentamt in vielen Fällen eine Registrierung vornehmen würde und dass viele Unternehmen die Kosten der Rechtsverteidigung scheuen und stattdessen eine Ablöse zahlen würden. In ihrem schwachen und beschreibenden Charakter liegt ein starkes Indiz für die Absicht des Anmelders, die angemeldeten Marken nicht als Herkunftshinweis, sondern zu unrechtmäßigen Zwecken zu nutzen. Da somit die Anmeldung der vorliegenden Marke bösgläubig war, war die Verletzungsklage abzuweisen.

Die Entscheidung des OGH zeigt, dass das Konzept der Bösgläubigkeit gewissermaßen ein spezieller Aspekt der fehlenden Benutzungsabsicht ist. Während auch mit Benutzungsabsicht Bösgläubigkeit vorliegen kann, liegt bei Abwesenheit eines sinnvollen Konzepts zur Nutzung der Schluss zur Bösgläubigkeit nahe.

DI Helmut Sonn

01.02.2015