SONN Patentanwälte – IP Attorneys

Grenzen der lauteren Benutzung

Der bekannte Automobilhersteller MAZDA ist Inhaber, neben zahlreichen anderen registrierten Marken, auch der Wortmarke MAZDA und des entsprechenden Logos. Die beiden Marken sind bekannte Marken, auch in Österreich.

Ein Unternehmen des Bundeslandes Niederösterreich bietet das sog. “Chip Tuning” für verschiedene Kraftfahrzeuge an. Beim “Chip Tuning” werden Mikroprozessoren (“chips”) in Motorsteuergeräte eingebaut, um damit eine höhere Motorleistung zu erzielen. Allerdings führt das “Chip Tuning” zu einem höheren Verschleiß des Motors, weshalb originale Werksgarantie und die Gewährleistungspflicht des Fahrzeugherstellers nicht länger gültig sind. Zum Zwecke der Bewerbung des “Chip Tuning”–Service betrieb das niederösterreichische Unternehmen ein Website, auf welcher die Kraftfahrzeugarten und Typen, für die “Chip Tuning” geeignet ist, aufgelistet waren. Hiefür wurden Wort– und Bildmarken der verschiedenen Kraftfahrzeughersteller verwendet, u.a. auch die o.g. Marken von MAZDA. Der Automobilhersteller MAZDA klagte auf Markenverletzung.

Das “Chip Tuning”–Unternehmen verteidigte sich damit, dass lediglich angegeben ist, für welche Kraftfahrzeuge es ihr Service anbietet und beruft sich auf Art. 6 (1) lit c der Marken–Richtlinie 89/104/EG, nämlich dass die Benutzung der Marke den ordentlichen Gepflogenheiten im Handel entspricht.

Die Unterinstanz stimmte in ihrer Entscheidung diesem Argument zu, welche Entscheidung jedoch durch den OGH teilweise aufgehoben wurde, und zwar auf der Basis einschlägiger Entscheidungen des EuGH. Die Unterinstanzen beriefen sich auf die Entscheidung C–63/97 BMW/Deenik, in welcher der EuGH die Benutzung einer Marke als redlich befunden hat, wenn die Benutzung einer Marke notwendig ist, um die Bestimmung von Waren und Dienstleistungen zu bezeichnen. Ohne weitere Ausführungen bejahte er dies in Bezug auf die Bezeichnung BMW und auch dessen Logos. Der OGH jedoch verwies darüber hinausgehend auf eine jüngere Entscheidung des EuGH, nämlich die Rechtssache C–228/03 Gillette/LA–Laboratories, in welcher der EuGH das Verständnis der “Notwendigkeit” weiter präzisierte. Die Benutzung einer Marke durch Dritte ist nur dann notwendig, wenn eine solche Benutzung praktisch das einzige Mittel dafür ist, die Öffentlichkeit vollständig und verständlich zu informieren. Daher ist die Ausnahmebestimmung der redlichen bzw. lauteren Benutzung eng auszulegen. Dies gilt jedenfalls bei normal kennzeichnungskräftigen und berühmten Marken, wie die hier strittigen Marken. Es bleibt aber offen, ob dies auch der Fall in Bezug auf Marken mit keiner oder nur geringer Kennzeichnungskraft ist.

Im gegenständlichen Fall war vollständige Information durch Benutzung der Wortmarke gegeben. Die zusätzliche Verwendung des Logos war nicht erforderlich. Es besteht daher Markenverletzung betreffend das Logo, unabhängig davon, ob die Waren “chips” gleichartig mit den jenen sind, für die das Logo registriert ist, oder ob “Chip Tuning” ähnlich der eingetragenen Dienstleistungen ist, insofern als das Logo eine bekannte Marke ist und seine Verwendung ohne Grund den Ruf des MAZDA–Logos ausnutzt.

Dipl.–Ing. Helmut Sonn